2025年4月10日至11日,由知闻咨询与知产荟萃主办多家权威机构指导支持下,“第三届化工知识产权与创新发展论坛”于青岛圆满举行。本次论坛汇聚国内外 200 余位化工知识产权精英,来自中美印德等国的知名律所与国内顶尖律所共同探讨前沿议题,推动全球化工知产领域交流与经验共享。
论坛秉持着促进知识传播的理念,将部分发言人的分享内容以会议实录的形式撰写成文章,分享给广大业内人士以供学习。今天为大家呈上本次大会中,北京市柳沈律师事务所华英律师带来的《化工领域企业专利风险的排查》主题的精彩会议实录,以飨读者。
华英律师是一名兼具专利代理师资格的专业人士,其技术背景深厚,拥有化工和化学专业学历。博士毕业于法国巴黎第11大学化学专业,硕士和学士则是化工专业。自投身专利行业以来,华英律师专注于化工领域专利实务处理,在涉外业务方面积累了丰富经验,还入选了全国首期涉外知识产权律师名单。在加入柳沈律师事务所前,华英律师在法国学习和工作长达八年。
柳沈律师事务所成立于1993年,是一家专注知识产权领域的知名律所。总部设在北京,并在上海、成都、深圳以及东京设有分部,全所拥有五百多名员工。其中,具备专利代理师资格的有220多人,拥有律师资格的90多人,60多人具备双证资格。该所知识产权从业人员技术功底扎实,博士学位占比16%,硕士学位占比达76%。
化工行业技术和专利特点
在分享企业专利风险之前,华英律师先总结了化工行业的技术和专利特点。
- 技术集成度高化工行业的技术及专利大多涉及完整的工艺体系,涵盖产品配方、制备方法和设备。
- 技术迭代缓慢与传统电子行业平均2-3年的技术迭代周期相比,基础化工工艺领域的平均技术迭代周期达7-10年。例如,乙烯裂解工艺的专利布局可追溯至1970年代Lummus公司提交的专利申请。
- 专利布局密集跨国化工企业普遍采用“专利丛林”策略。以聚乙烯为例,全球主要公司(如陶氏和巴斯夫),围绕一件产品布局的专利平均达37-45件,从不同化学参数维度构建保护网络。
- 易引发纠纷由于化工领域技术成熟、多为改进型专利且跨国企业的专利布局相对完善,导致该领域侵权纠纷频发。
- 涉诉金额巨大据Darts-IP数据库统计,2015-2022年全球化工专利诉讼平均索赔金额高达2.4亿美元。
企业专利风险分类及应对策略
立项时的专利风险
立项时的主要风险是重复研发。由于化工领域技术更新缓慢、布局密集,若立项时未进行现有技术检索,研发路径易落入他人专利布局,造成资金和时间成本浪费。通过专利导航分析(或专利地图)来深入了解现有技术是应对重复研发风险的有效手段。将相关专利文献按照不同技术点进行归类整理,并重点关注竞争对手的专利布局。例如,若发现竞争对手在相似方向进行专利布局,企业可在专利申请阶段提交第三人意见,以打乱其布局。同时,立项时对现有技术进行检索,有助于企业全面掌握现有技术的整体情况,预判研发方案的可行性和效果,为技术人员提供参考和启示。
项目实施时的专利风险
专利权具有排他性,未经专利权人许可,他人不得实施专利。具体来说,对于产品专利,他人不得制造、使用、许诺销售、销售或进口专利产品;对于方法专利,他人不得使用专利方法,以及使用、许诺销售、销售或进口由专利方法直接获得的产品。
结合化工领域的行业特点,侵权风险排查需覆盖整个工艺流程,包括产品配方、方法和装置。
侵权风险排查的有效手段是专利FTO分析(Freedom-to-Operate,自由实施),即实施人在不侵犯他人专利权的前提下,对相关技术自由地进行使用和开发,并将通过该技术生产的产品投入市场。
全面调研化工工艺的产品、方法和装置,具体如下:
- 从原料的角度,调研原料的来源以及是否涉及原料的新用途;
- 需要明确最终产品及其用途、形态,是否涉及中间产品;
- 了解现有技术情况、项目落地时间、主要竞争对手和发明人信息,等等。
基于技术调研确定检索的技术范围,结合现有技术确定检索的时间范围。在确定的检索范围内,通过拆分技术、提取和扩充关键词,结合IPC分类号、重点申请人和发明人信息构建检索式,并对检索结果进行验证。可以通过计算查全率来验证检索结果。若检索结果不佳,需调整检索式重新检索。
在筛选的过程中,需避免错误排除相关文献。结合化工领域的专利撰写特点,特别注意以下情况:
- 区别仅在于常用或通用助剂、通用步骤或原料产品中的微量物质时,文献能否排除;
- 涉及术语的不同表达、相近数值、不同主题时,文献能否排除。
产品和技术出口时的专利风险
专利的地域性特点意味着,即使在中国大陆无侵权风险也不代表在海外市场同样安全。是否开展海外FTO以及在哪些国家开展,可以从以下几个方面综合考量:产品的主要市场和生产地、货物运输途径地、展会所在国家、未来市场变化趋势以及当地国家专利制度健全程度等。华英律师还介绍了几个主要地区的专利制度特点以及海外FTO时的注意事项:
- 欧洲有传统EPC专利体系和欧洲统一专利体系。传统EPC专利体系涵盖39个缔约国、1个延伸国和6个特殊生效国,成员国包括欧盟和非欧盟国家。欧洲统一专利体系目前有18个成员国。两者区别在于:传统EPC专利在授权后3个月内可选择在其指定成员国办理生效,而欧洲统一专利在授权后1个月内可要求作为统一专利保护,通常会在数周内生效。在进行欧洲FTO分析时,需关注欧洲各国国内专利、传统EPC专利并核查其生效国家;若目标国是欧洲统一专利的成员国,还需关注欧洲统一专利。
- 美国美国专利制度中的一个特殊之处在于续案申请和部分续案申请。续案申请的权利要求基于母案公开内容,可来自母案说明书;部分续案申请则可包含母案的公开内容和新增内容。只要母案、续案申请或部分续案申请中任一处于在审(pending)状态,即可作为优先权基础。此外,美国专利制度中的再颁制度也值得关注,其可在专利授权2年内提出,并可扩大权利要求的保护范围。因此,在进行美国FTO分析时,关键词检索的范围可考虑是否扩大到全文;对于重点竞争对手的新授权专利,需关注是否有再颁情况。此外,提交美国申请时,可以发明人作为申请人,也需考虑是否从重点发明人的角度进行文献检索。
- 非洲有两大区域知识产权组织:非洲地区知识产权组织ARIPO(英语体系,22个成员国,审查结果仅供参考,各成员国自行决定授权)和非洲知识产权组织OAPI(法语体系,17个成员国,授权后自动在成员国生效)。此外,部分重要国家,如摩洛哥和突尼斯,不属于这两个组织,但摩洛哥和突尼斯是欧洲传统EPC专利的特殊生效国;南非、尼日利亚和埃及也不属于上述组织,南非和尼日利亚以英语作为申请语言,埃及用阿拉伯语申请。因此,进行非洲FTO分析时,若涉及摩洛哥和突尼斯,需排查欧洲传统EPC专利;对于ARIPO组织的成员国,要具体核查在各成员国的专利效力。
- 东南亚柬埔寨和老挝是欧洲传统EPC专利的特殊生效国,因此欧洲传统EPC专利可以在这两个国家生效。并且,申请日在2003年1月22日之后的中国发明专利可在柬埔寨直接登记生效。
- 一带一路国家介绍了欧亚专利组织EAPO,其有8个成员国,申请文件用俄语提交,欧亚专利授权后在所有成员国生效。
完全由中国律所完成:成本最低,但因各国检索实践存在特殊性,通常不建议采用此方法;
中国律所和国外律所合作完成:中国律所与企业沟通确定主题,国外律所进行检索和初筛,再由中国律所分析后反馈给国外律所,国外律所再依据反馈出具报告,成本居中;
主要由国外律所完成:中国律所与企业沟通确定主题后,后续工作全部由国外律所完成,成本最高。
此外,技术出口还需考虑保密审查风险。技术出口的方式包括但不限于:专利申请权转让、专利权转让、专利实施许可,等。我国对技术出口采用分类管理,如,自由出口类采用合同管理登记制,限制出口类采用许可证管理制,企业需按规定操作。
专利申请时的专利风险
一是技术方案在申请前被公开可能导致无法获得专利授权,公开的形式包括书面公开和使用公开。例如,企业在将产品交给客户测试时,虽有NDA条款约束,但实际中仍存在客户将技术披露给竞争对手或自行申请专利的风险。因此,建议企业在进行产品测试前提交专利申请。二是撰写质量不佳可能导致无法授权或授权范围过窄。化工领域的发明多为改进型发明,其授权难度较大。并且,考虑到企业的海外专利布局需求,申请文件撰写时还需兼顾不同国家和地区的审查实践特点,这对撰写质量提出了更高的要求。化工领域发明的改进点可能在于方法或装置,对于这类发明,企业需要选择适宜的保护方式。如果选择采用专利申请的方式进行保护,虽可获得排他性权利,但可能难以举证他人使用。因此,企业需权衡以专利申请还是商业秘密或两者结合的方式进行保护,需根据具体情况判断。在实际操作中,企业可能面临专利申请权约定不明的问题。例如,在合作开发项目中,如果没有明确约定,合作开发一方不同意申请专利,另一方不得申请。此外,对于一些大客户要求作为共同申请人的场景,企业在撰写时也需考虑相关因素,以避免因某些主题的申请权归属问题引发的纠纷。合作开发时的专利风险
合作开发涉及众多知识产权,明确各项知识产权的权属以及共有权利人的权利至关重要。在没有明确约定的情况下,共有权利人有权自行实施和授予普通许可;然而,进行排他许可、独占许可和转让等行为则需要获得其他权利人的同意。为了避免纠纷,建议在合作开发合同中详细约定知识产权的归属和使用权限,确保各方权益得到清晰界定。签署保密协议(NDA)至关重要,可以防止合作开发过程中共享的技术和非技术秘密信息泄露,从而保护企业的核心竞争力和商业利益。可以在合同中设置仲裁条款,以便在后续出现纠纷时以保密方式处理。同时,需避免出现无效条款,如排除或限制竞争的合同内容。技术引进时的专利风险
在技术引进时,需全面评估相关专利的效力。这包括:明确相关专利在中国及其他目标国的法律状态、授权专利的稳定性、专利申请的授权前景、专利的保护范围是否涵盖技术方案、以及权利要求是否容易被规避。特别注意专门技术(know-how)的交付。专利说明书中通常记载的是可行的范围,而最佳实施方案往往不公开,且需要通过专门技术才能实现良好的效果。因此,企业在引进技术时需注意,可通过规定产品性能达标来确定是否达到交付标准,确保引进技术能够实现预期效果。应明确规定专利无效情形的处理方式,包括哪一方负责、费用如何分担,等等。例如,若未明确约定,普通许可的被许可方可能无权参与无效应对。可以在合同中设置仲裁条款,以便在后续出现纠纷时以保密方式处理。同时,需避免出现无效条款,如排除或限制竞争的合同内容。以上为华英律师在 “第三届化工知识产权与创新发展论坛” 分享的内容实录。华英律师从化工行业技术与专利特点切入,条分缕析企业在立项、项目实施、产品与技术出口、专利申请、合作开发、技术引进等各个关键环节面临的专利风险,并提供了极具实操性的应对策略,这无疑为化工企业在复杂的知识产权环境中筑牢了防护网。希望广大业内人士能够珍视这份实录,将其作为日常工作中的重要参考指南,在实际业务开展过程中,精准识别并化解专利风险,推动化工行业知识产权保护与创新实践不断向前发展,共同营造更为健康、有序、充满活力的化工产业生态。
编辑:Skylar
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